per poi chiedere "riscatti" per cederli

Nomi a dominio e Domain grabbing
Ogni navigatore di Internet prima o poi incorre in un "peccato di pensiero": registrare come nome a dominio un marchio celebre, per rivenderlo poi, a caro prezzo, al legittimo titolare.
Vi è poi chi dal pensiero è passato all`azione ed ha effettivamente registrato come nomi a dominio marchi noti, a fini speculativi.
Rovesciamo la prospettiva del problema e vediamo invece cosa può fare chi scopra che il proprio marchio sia stato registrato come nome a dominio da un "malintenzionato", qualora non intenda, o non possa, raggiungere un accordo con quest`ultimo.
In primo luogo può aggirare il problema, accontentandosi di registrare ad un diverso livello il proprio nome a dominio, (ad esempio sotto il suffisso .com anziché .it), o limitandosi a differenziare il proprio nome a dominio (es. coca-cola.it anzichè cocacola.it).
Oppure può, ed è questo naturalmente l`aspetto più interessante della questione, rivolgersi ad un giudice per cercare di impedire all`usurpatore l`utilizzo del nome a dominio.
Il rapporto marchi-nomi a dominio, dei vari problemi legati al mondo del diritto in Internet, è quello che sino ad oggi è stato affrontato più frequentemente dai giudici italiani, ed è ormai possibile individuare quali sino le linee di tendenza della giurisprudenza.
Un primo punto fermo, di carattere procedurale, consiste nella possibilità di ottenere "provvedimenti d`urgenza" volti ad inibire immediatamente all`usurpatore del nome a dominio l`utilizzo dello stesso.
All`emissione del provvedimento d`urgenza si arriva in genere nell`arco di uno, due mesi. Poi la causa seguirà il suo corso nei tempi ordinari fino alla sentenza, che potrà essere favorevole all`una piuttosto che all`altra parte.
Nel merito, i giudici italiani hanno affermato il principio che il legittimo titolare di un marchio possa impedirne l`utilizzazione come dominio ad un terzo, specie se tra i due soggetti vi sia un rapporto di concorrenza.
Ciò per evitare la possibilità di confusione tra l`attività del titolare del marchio e quella del titolare del sito contraddistinto da un identico nome a dominio, e per impedire che quest`ultimo si avvantaggi in maniera "parassitaria", della notorietà del marchio altrui.
Naturalmente occorre tenere presente che, nei singoli casi, la situazione può apparire più complessa (si pensi a un signore di nome Giuseppe Ferrari che registri il dominio "ferrari.it": per la nota casa automobilistica sarebbe arduo, se non impossibile, rivendicare il nome a dominio).
Concludiamo con la citazione dell`ormai celebre caso "McDonald`s". Un giornalista statunitense nel 1994 registrava il nome a dominio "mcdonalds.com". L`operazione, potenzialmente redditizia per il suo autore, assunse un diverso colore quando questi comunicò alla McDonald`s il "riscatto" da pagare per rientrare in possesso del proprio dominio: donare una modesta cifra ad una scuola americana per permetterle di aggiornare il proprio materiale informatico (collegamento ad Internet, naturalmente, incluso).Riscatto che la McDonald`s, dopo qualche riluttanza, versò.

Studio Legale Bellofiore

Autore: Alessandro Bellofiore

Enzo Fogliani
Università di Udine
Recenti decisioni nelle procedure di riassegnazione dei
nomi a dominio: Facebook.it
Buongiorno a tutti.
Ringrazio l’amico prof. Laurent Manderieux, l’Università Bocconi e e la European
Patent Academy per avermi invitato a tenere questa lezione.
Il titolo della lezione si riferisce alla riassegnazione del nome a dominio facebook.it,
dichiarata all’esito di una M.A.P. (Mandatory Administrative Proceeding) con decisione
resa da un collegio di cui facevano parte, oltre me come presidente, anche il prof.
Manderieux e l’avv. Turini.
Come noto, le M.A.P. sono procedimenti di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution)
studiate per risolvere le dispute riguardanti i nomi a dominio e combattere il
cybersquatting. Ne esistono diversi tipi a seconda dei TLD cui si applicano. La più nota è
quella regolamentata direttamente da ICANN, che si applica alla maggior parte dei TLD (p.
es.: .com, .net e .org, e molti domini geografici ccTLD), ma ne esiste una specifica anche
per i domini europei (.eu) predisposta da Eurid e una per i domini italiani (.it) predisposta
dal Registro del ccTLD .it.
Tutte però rispondono agli stessi principi. Il dominio viene riassegnato se il ricorrente
che chiede la riassegnazione dimostra che il dominio contestato è identico o crea
confusione con un segno su cui egli vanta diritti di esclusiva, e che è stato registrato e
mantenuto in malafede. Il dominio non viene riassegnato se colui che lo ha registrato
dimostra a sua volta di avere un proprio diritto o titolo, concorrente con quello del
ricorrente, sul nome a dominio registrato.
Nel caso del dominio facebook.it, la decisione non presentava particolari difficoltà. Si
trattava infatti di un palese caso di cybersquatting nel quale una persona fisica, domiciliata
in Lussemburgo, aveva registrato il dominio italiano corrispondente al nome del noto social
network senza averne alcun diritto.

Al di là però della notorietà del nome, la decisione offre lo spunto per un esame di
come in Italia (e comunque nel ccTLD .it) sia mutato il fenomeno del cybersquatting negli
ultimi 10 anni, ossia da quando sono state introdotte le MAP per combatterlo.
Il cybersquatter dell’inizio del secolo andava a caccia di domini non ancora registrati
corrispondenti a marchi famosi. Una volta registratili, tentava di rivenderli a prezzi
esorbitanti agli aventi diritto o a suoi concorrenti. Se l’avente diritto si mostrava riottoso a
versare la cifra richiesta, spesso il cybersquatter passava a metodi ricattatori, magari
redirezionando l’utente su un sito porno e creando un danno d’immagine che poteva
essere evitato solo comprando a caro prezzo il dominio (pornosquatting).
L’introduzione della MAP ha notevolmente ridotto il fenomeno. L’esistenza di una
procedura che in tempi rapidi (da 30 a 50 giorni) e a costo predeterminato consente di
recuperare un dominio illecitamente registrato ha infatti abbassato automaticamente il
prezzo di rivendita dei domini occupati abusivamente. Se infatti il cybersquatter richiede
una cifra superiore al costo della procedura e delle relative spese legali, per l’avente diritto
al dominio è più conveniente instaurare una MAP che acquistare il dominio.
Il cybersquatting è quindi gradatamente cambiato ed ha assunto diverse
connotazioni. L’attuale cybersquatter non è più un singolo furbetto che ha trovato un
dominio corrispondente ad un marchio famoso libero e lo registra sperando di lucrare un
“riscatto” da parte del titolare del marchio. E’ invece un soggetto ben organizzato, dotato di
competenze tecniche, che segue presso i vari Registri la vita dei domini corrispondenti o
simili a marchi famosi. Se per qualche motivo domini corrispondenti a marchi famosi si
liberano (magari semplicemente perché l’assegnatario si è dimenticato di rinnovarli), il
cybersquatter li registra.
Date però le reazioni dei legittimi titolari dei diritti di esclusiva, sono nate società che
fungono da prestanome per i cybersquatters che si impossessano di nomi a dominio
corrispondenti a marchi famosi. Queste società registrano i domini in nome proprio e non
rivelano mai il nome del proprio mandante. Fra queste, la più nota in Italia è la EuroDNS,
con sede in Lussemburgo, fra i cui domini sottoposti a procedura di riassegnazione
possiamo citare ihg.it, giochidellagioventù.it, bancaintesa.it. Esse si pongono come
schermo che protegge l’effettivo titolare del dominio illegittimamente registrato e – oltre
che ricevere da questi il compenso per il servizio reso - pretendono anche un compenso di
mediazione nel caso in cui il dominio venga trasferito al legittimo titolare del marchio al di
fuori di un procedimento giudiziario o di una MAP.
Altri cybersquatters scelgono invece un profilo più basso e meno rischioso,
registrando nomi a dominio simili ma non del tutto identici a marchi famosi. In questi casi,
la fonte di guadagno non è più il titolare del marchio cui il dominio è simile, ma l’intera
utenza di internet. I cybersquatters, infatti, non tentano neppure di vendere tali nomi a
dominio a chi ha diritto al relativo marchio, ma li “parcheggiano” su appositi siti – del tutto
legali – che svolgono proprio quell’attività di domain parking.
Il più noto di questi è Sedo. Sedo offre servizi di parcheggio domini (domain parking)
e di aste di domini (domain auctions). Un dominio affidato in parcheggio a Sedo viene
dotato di una pagina contenente link pubblicitari ad altri siti su temi specifici inerenti al
nome di dominio stesso. Ogni click di un utente su un link viene remunerato con una
somma singolarmente esigua (millesimi di euro); ma per effetto della globalità di internet,
un buon nome a dominio può fruttare in questo modo anche migliaia di euro al mese. Oltre
che in parcheggio, il dominio può anche venir messo all’asta; c’è sempre quindi la
possibilità che qualcuno lo acquisti per cercare di guadagnarci qualcosa.
Questo tipo di cybersquatter, quindi, è una organizzazione che ha sede
preferibilmente in un paese dell’est, o comunque ben lontano dal territorio dei domini cui
si dedica. Il suo lavoro è seguire sui data base dei registri i domini in scadenza, e
subentrare nel momento in cui, per qualsiasi motivo, non siano immediatamente rinnovati
dal titolare. Accanto a questi domini – i più redditizi – il cybersquatter si dedica alla
registrazione di marchi famosi in domini geografici in cui non sono ancora registrati,
oppure al typosquatting, ossia alla registrazione di domini con nomi simili a marchi famosi.
Per il numero di utenti di internet esistenti, anche solo gli errori di digitazione generano un
traffico notevole, che rende parecchio in termini di pubblicità “pay-per-click”.
A questo punto, il cybersquatter punta a mantenere il dominio per il maggior tempo
possibile, con le minori spese possibili, per lucrare con i link pubblicitari la maggior somma
possibile. La tattica è sempre la stessa. Il dominio viene registrato da una società con
sede in località distante dal ccTLD sotto cui è registrato il dominio, possibilmente in un
paese con servizi postali poco efficienti. Quando al cybersquatter viene inviata la
raccomandata con il ricorso che introduce la procedura di rassegnazione, essa viene
lasciata in giacenza e non ritirata, guadagnando così altri giorni di tempo. Ovviamente il
cybersquatter non si costituisce nella procedura di rassegnazione. Una volta poi trascorso
il periodo per produrre le proprie repliche, attende semplicemente che la procedura finisca
e il dominio sia tolto dal Registro. Più raramente rinuncia egli stesso al dominio,
provocando l’estinzione della procedura e quindi evitando una pronuncia a lui sfavorevole.
L’esempio più noto di questo tipo di cybersquatter è la società Prolat, con sede in
Lettonia, convenuta in una decina di procedure di rassegnazione, specializzata in
typosquatting. La Prolat predilige il typosquatting per errore nella punteggiatura
(wwwairdolomiti.it, wwwepson.it, wwwbancaintesa.it, wwwfieramilano.it, tanto per citare
alcuni domini da essa